Договоры коммерческого распоряжения исключительным правом на топологию интегральной микросхемы, секрет производства (ноу-хау) и товарный знак. 
Переход права на коммерческое обозначение

По договору об отчуждении исключительного права на топологию ИМС правообладатель передает или обязуется передать приобретателю в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на топологию. Обладатель исключительного права как лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования охраняемой топологии в пределах, установленных лицензионным договором.

К договорам об отчуждении исключительного права на топологию и лицензионным договорам применяется требование их заключения только в письменной форме. Однако в ст. 1460 ГК не сказано, какой из двух вариантов письменной формы должен применяться. Как известно, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК). Однако содержание п. 2 ст. 1460 ГК не оставляет сомнений в том, что в данном случае должен быть составлен один документ, подписанный сторонами.

Дело в том, что на регламентируемые ст. 1460 ГК договоры распространяется норма п. 3 ст. 1232 ГК, согласно которой государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляются посредством государственной регистрации соответствующего договора.

По прямому указанию п. 2 ст. 1460 ГК, если топология была зарегистрирована, договор об отчуждении исключительного права на топологию и лицензионный договор также подлежат регистрации в федеральном органе по интеллектуальной собственности. Разумеется, на эту регистрацию может и должен представляться лишь один документ, подписанный сторонами.

Если топология была зарегистрирована, договор об отчуждении исключительного права на топологию и лицензионный договор также подлежат регистрации в федеральном органе по интеллектуальной собственности в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 № 1020. Разумеется, на эту регистрацию может и должен представляться лишь один документ, подписанный сторонами.

Спорными являются нормы о распоряжении правом на ноу-хау путем его отчуждения или предоставления по лицензионному договору. В соответствии со ст. 1468 ГК по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства (общие положения о котором закреплены в ст. 1234 ГК) правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на секрет производства в полном объеме приобретателю этого права. Поскольку убедиться в полноте переданного права можно, лишь ознакомившись со всеми связанными с секретом производства конфиденциальными материалами, стороны договора должны заручиться взаимными гарантиями добросовестности раскрытия этих материалов и последующей добросовестной оплаты переданного права его приобретателем (в случае возмездности договора). Однако ГК, в том числе его ст. 1234, не регламентирует ни порядок отчуждения исключительного права на секрет производства и особенно раскрытия ноу-хау приобретателю, ни механизм его оплаты. Пункт 2 ст. 1468 ГК только обязывает лицо, распорядившееся своим правом, при отчуждении исключительного права сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия данного права, которое обусловливается утратой конфиденциальности соответствующих сведений. При этом также не поясняется, когда и из каких источников обладатель ноу-хау может узнать о том, что составляющие секрет производства сведения утратили конфиденциальность и его исключительное право прекратилось.

По лицензионному договору о предоставлении права использования секрета производства, регулируемому также общими нормами ст. 1235−1238 ГК, обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить его приобретателю (лицензиату) право использования секрета производства в установленных сторонами пределах. Порядок предоставления права и в особенности раскрытия приобретателю содержания ноу-хау в статье не раскрывается.

Своеобразным является срок действия данного лицензионного договора. Хотя на исключительное право на секрет производства срок не установлен, лицензионный договор может заключаться как без указания, так и с указанием срока его действия.

В первом случае любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора. Если договором не предусмотрен более длительный срок, другая сторона должна быть предупреждена об отказе не позднее чем за шесть месяцев. Последствий несоблюдения данного срока закон не предусматривает.

Как и в случае отчуждения исключительного права на секрет производства, при предоставлении права использования данного секрета правообладатель (лицензиар) обязан в интересах лицензиата сохранять конфиденциальность в течение всего срока действия лицензионного договора, если он был установлен, или в течение всего времени его действия, если этот срок в договоре установлен не был. Точно такие же требования о сохранении конфиденциальности предъявляются и к лицам, получившим соответствующие права по лицензионному договору. Они также обязаны в интересах лицензиата сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на него, т. е. до утраты конфиденциальности сведений, составляющих его содержание.

Однако, во-первых, не ясно, кто, когда и в какой форме сообщит им об этом, а во-вторых, закон не устанавливает ни условий, ни форм, ни порядка применения мер ответственности за нарушение данной обязанности. Этот и другие пробелы в регламентации механизма распоряжения «исключительным правом» на ноу-хау ставят под сомнение реальную работоспособность всего комплекса правил ГК как о договоре об отчуждении данного права, так и о лицензионном договоре о предоставлении права использования секрета производства.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак регламентирует ст. 1488 ГК, которая определяет понятие договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, включающее наименование сторон, предмет договора и объем отчуждаемых прав. По данному договору одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне — приобретателю исключительного права.

Таким образом, предметом договора между обладателем исключительного права на товарный знак и его приобретателем может быть не только передача, но и обязанность передачи данного права в будущем. Что касается объема передаваемых прав, то он должен быть только полным: все правомочия, которые имел сам правообладатель, переходят к приобретателю исключительного права.

Неполным (невсеобъемлющим) может быть только перечень товаров, в отношении которых передается исключительное право на товарный знак, зарегистрированный для этих товаров. Обычно это мотивируется желанием правообладателя сохранить свое присутствие на рынке ряда (нередко важнейших) товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком.

Поскольку основным назначением товарного знака служит обеспечение функционирования здоровой конкурентной среды на рынках различных товаров, работ и услуг и защита интересов потребителей последних, ГК пресекает любые неблагоприятные в этом плане последствия отчуждения исключительного права на товарный знак. Поэтому, если отчуждение исключительного права на товарный знак по договору может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, оно не допускается. Подобный договор может быть квалифицирован как оспоримая сделка и по иску потребителя признан недействительным с последствиями, регламентируемыми нормами ст. 166, 167 и другими статьями ГК о сделках.

Интерес потребителей к товарам, маркируемым товарным знаком, значительно повышается, если знак содержит в качестве неохраняемого элемента НМПТ. Однако отчуждение исключительного права на такой товарный знак допускается при соблюдении двух непременных условий. Во-первых, НМПТ должно охраняться на территории РФ и, во-вторых, приобретатель исключительного права на товарный знак должен обладать исключительным правом на данное наименование.

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака регулируется ст. 1489 ГК, нормы которой определяют лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака как средства индивидуализации товаров, работ и услуг. В определении понятия данного договора называются его стороны: обладатель исключительного права на товарный знак, именуемый лицензиаром, и лицо, приобретающее право использования этого товарного знака, именуемое лицензиатом.

Предмет договора составляет передача лицензиаром либо обязанность передачи им в будущем лицензиату права использования товарного знака. В соответствии с установленными законом правомочиями лицензиара договор устанавливает пределы использования товарного знака лицензиатом применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

В договоре должны быть раскрыты все его существенные условия, включая срок действия, вознаграждение лицензиара и территорию, на которой допускается использование товарного знака, если стороны условились установить территориальные рамки лицензии. Это может быть вся территория РФ или территория одного либо нескольких ее субъектов.

Важное условие связано с обязанностью лицензиата по обеспечению соответствия качества производимых или реализуемых им товаров, снабжаемых лицензионным товарным знаком, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар заинтересован в поддержании этого качества, особенно если он продолжает сам производить или сбывать маркированные его товарным знаком товары. Иными словами, лицензиар желает, чтобы один или несколько его лицензиатов не снижали качество товаров и тем самым способствовали сохранению надлежащей деловой репутации самого лицензиара.

В целях обеспечения соблюдения лицензиатом указанной обязанности п. 2 ст. 1489 ГК предоставляет лицензиару право осуществления контроля за ее исполнением лицензиатом. Это тем более актуально для лицензиара, что по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, маркированных лицензионным товарным знаком, он вместе с лицензиатом несет солидарную ответственность. Это означает, что в случае нарушения лицензиатом требований, касающихся качества производимых им товаров, кредитор в соответствии с п. 1 ст. 323 ГК вправе возложить ответственность как на лицензиата и лицензиара совместно, так и на любого из них, притом как полностью, так и в части долга.

ГК устанавливает обязательную письменную форму как договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, так и лицензионного договора и других договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, а также предписывает обязательную государственную регистрацию всех указанных договоров в федеральном органе по интеллектуальной собственности. Несоблюдение простой письменной формы лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, хотя и не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. Однако эти общие последствия несоблюдения простой письменной формы сделки не вполне подходят к договорам с товарными знаками, поскольку, помимо данной формы, они нуждаются еще и в обязательной государственной регистрации, без которой они в соответствии с п. 3 ст. 433 ГК не могут вообще считаться заключенными.

Установление порядка государственной регистрации договоров с товарными знаками делегировано ГК органу исполнительной власти, осуществляющему нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (Роспатент). Формой актов, определяющих их различные виды государственной регистрации, обычно служат соответствующие административные регламенты.

Необходимость в государственной регистрации договоров с товарными знаками обусловлена прежде всего целями обеспечения государственного контроля за законностью подобных сделок, пресечения бесконтрольного отчуждения товарных знаков и прав на их временное использование. Кроме того, государственная регистрация позволяет повышать качество договоров, способствует всесторонней и четкой регламентации в них как существенных условий (предмет, сроки, территория действия, цена и т. п.), так и взаимных прав и обязанностей сторон.

Для перехода исключительного права на коммерческое обозначение к другому лицу установлены правила, напоминающие исключительное право на фирменное наименование. Имеются в виду правила о том, что исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу только в составе предприятия, для индивидуализации которого оно используется. Переход может осуществляться либо по договору, либо в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица), либо по иным законным основаниям.

Еще одно важное правило касается правообладателя, имеющего несколько предприятий и использующего коммерческое обозначение для всех этих предприятий. В случае перехода к другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из предприятий правообладатель сам лишается права использования указанного коммерческого обозначения для индивидуализации остальных своих предприятий. Иное противоречило бы природе и назначению данного средства индивидуализации.

В отличие от фирменного наименования и НМПТ право использования коммерческого обозначения может быть предоставлено на время другим лицам. Предоставление может осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных для договоров аренды предприятия или договоров коммерческой концессии.

Право использования товарного знака, как и другие исключительные права, могут быть переданы также в рамках договора коммерческой концессии (договора франчайзинга) и договора продажи (аренды) предприятия.

Передачу исключительных прав по договору продажи предприятия как имущественного комплекса предусматривает ст. 559 ГК. Исключительные права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания), а также принадлежащие ему на основании лицензий права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю предприятия, если иное не предусмотрено договором. Передача исключительных прав на товарные знаки и объекты патентных прав подлежит регистрации в органе по интеллектуальной собственности. Передачу прав на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные права по договору аренды предприятия предусматривает п. 1 ст. 656 ГК.